Договір як форма використання торговельних марок і інших засобів індивідуалізації

Правовою формою, що опосередковує використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів, робіт, послуг є цивільно-правовий договір. У ст. 1107 ЦК України [1] визначений невичерпний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Нормами глави 76 ЦК України урегульовані зобов’язальні відносини з договору концесії, який опосередковує передання комплексу прав, до складу якого входять: право на використання об’єкта права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Учасники цивільних відносин, опираючись на принцип свободи договору (ст. 6 ЦК України), можуть укласти і інший договір, що не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним його засадам.

При укладенні таких договорів слід ураховувати оборотоздатність окремих об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 490 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать. Тому неможливе окреме передання прав на комерційне найменування. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення не включають повноваження щодо розпорядження ними (ст. 503 ЦК України). Більшість майнових прав інтелектуальної власності передаються вільно, без законодавчих обмежень. Таким чином, на підставі договорів можуть передаватися права на торговельні марки, промислові зразки.

Укладення, зміст, виконання договорів щодо розпорядження майновими правами на засоби індивідуалізації мають певні особливості. Зокрема:

– такі договори можуть укладатися лише за наявності у сторони відповідних правоохоронних документів (свідоцтв, патентів). Потрібно підтримувати чинність таких документів шляхом сплати відповідних зборів;

– майнові права інтелектуальної власності мають строки чинності. Права на товарний знак охороняються свідоцтвом зі строком чинності десять років та з правом його поновлення кожен раз на десять років; права на промисловий зразок  підтверджуються та охороняються патентом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п’ять років. Відтак, зазначені договори є строковими. Якщо сторони і не домовилися про строки чинності договору, то чинність договору не може перевищувати граничних строків чинності відповідних майнових прав.

– усі договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладаються у письмовій формі під страхом їх нікчемності. У ст. 1114 ЦК України зазначено, що ліцензія та відповідні договори не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Державна реєстрація може здійснюватися на вимогу ліцензіара або ліцензіата. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, переданих за ліцензією чи договором.

Універсальною правовою конструкцією, що опосередковує використання майнових прав інтелектуальної власності є ліцензійний договір. Він може слугувати правовою підставою використання будь-якого об’єкта інтелектуального права.

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка [2] (термінологія у назві Інструкції є неправильною, оскільки на промисловий зразок, як і на будь-який інший об’єкт інтелектуального права, речового права власності не виникає) передбачає як передання прав на промисловий зразок на підставі договору, так і видачу ліцензії та передання прав на підставі ліцензійного договору. Аналогічне зазначене і у Інструкція про порядок подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг [3].  

Відповідно до законодавчого визначення ліцензійного договору у ч. 1 ст. 1109 ЦК України та як випливає з аналізу інших норм кодексу договір є консенсуальним, взаємним, відплатним. Ліцензійний договір завжди носить строковий характер. Строк є договірною умовою (ст. 1110 ЦК України). Оскільки за ліцензійним договором передаються майнові права інтелектуальної власності, які мають часові межі чинності, встановлені законом, то у будь-якому разі строк договору не може перевищувати граничних строків чинності цих прав.    

Сторонами ліцензійного договору, є ліцензіар та ліцензіат. Ліцензіар – це фізична або юридична особа, яким належать виключні права дозволяти використання відповідного об’єкта. Ліцензіар може укласти декілька договорів щодо одного і того ж об’єкта інтелектуального права на різних умовах. Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата за раніше укладеними ліцензійними договорами на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу ч. 2 ст. 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору.

Ліцензіат – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору отримує дозвіл на використання об’єкта інтелектуально права у визначених межах та на певний строк. Жодних спеціальних вимог щодо нього не встановлено.

Ліцензійний договір може укладатися вільно шляхом досягнення взаємних домовленостей через усні переговори, з використанням електронних засобів тощо.

У ч. 3 ст. 1109 ЦК України визначені умови, що мають бути погоджені сторонами у ліцензійному договорі. Оскільки на підставі ліцензійного договору може бути видано ліцензію, то саме у ній окреслюються сфера використання об’єкта, способи його використання, строк та інші умови.

Окремі ліцензійні договори залежно від виду об’єкта інтелектуального права щодо якого вони укладаються, можуть мати певні особливості. Наприклад, відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [4] ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Такий правовий підхід має за мету захист інтересів споживачів, які зорієнтовані на певний рівень якості товарів, робіт, послуг, що надаються під конкретною торговельною маркою. Але практика реалізації такої норми видається проблематичною. Адже підстави, способи, методи перевірок та засоби впливу у разі порушення вимог щодо якості товарів, робіт, послуг мають визначатися виключно умовами договору. Якщо такі не визначені, то відсутні механізми впливу на порушника. У який спосіб власник свідоцтва (ліцензіар) може контролювати якість товарів і послуг, що виробляються, надаються  ліцензіатом. Навіть, якщо він взмозі здійснювати такий контроль, то які засоби впливу може застосувати, якщо ліцензіат порушує відповідні вимоги.

У ліцензійному договорі, за яким передаються права на знак для товарів і послуг, обов’язково зазначаються перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків), для яких передається право на використання знака (міжнародного знака) (п. 2.3.2. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг). Аналогічні підходи закріплені Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка.

У спеціальному законодавстві є окремі норми щодо форми ліцензійних договорів. Зокрема, відповідно до ч. 6 ст. 20 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [5] і у ч. 9 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» договір про передання прав на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

На підставі ліцензійного договору видається ліцензія, а його умовами визначається її вид. Видача ліцензії як односторонній правочин як і видача ліцензії на підставі ліцензійного договору породжують у ліцензіата відповідні права та обов’язки щодо використання погодженого об’єкта. Тобто, йдеться про два самостійні способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: ліцензію та ліцензійний договір. Сутнісна помилка полягає у тому, що відповідно до ст. 1107 ЦК України ліцензія віднесена до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.  

Ліцензія (від лат. licitus – дозволений) власне як дозвіл має широке нормативне застосування: як дозвіл на зайняття певними видами господарської діяльності, на експортно-імпортні операції тощо. Відповідні правовідносини виникають з факту її видачі, який набуває характеру одностороннього правочину. У ч. 3 ст. 426 ЦК України закріплене загальне правило, відповідно до якого використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти таке використання, крім випадків правомірного використання без дозволу, встановлених ЦК України та актами спеціального законодавства.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Частиною третьою ст. 1108 ЦК України визначені види ліцензії. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта інтелектуального права у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій  на використання цього об’єкта у зазначеній сфері. Використання об’єкта інтелектуального права на умовах виключної ліцензії є сприятливим для ліцензіата, оскільки виключно він має право використання зазначеним у ліцензії об’єктом. Навіть сам ліцензіар позбавлений  такого права. Таке використання надає переваги ліцензіату на ринку.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта  інтелектуального права у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері. Як і виключна ліцензія, одинична ліцензія виключає можливість використання об’єкта іншими особами. Але на відміну від виключної ліцензії за одиничної ліцензії право використання зберігається за ліцензіаром.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта інтелектуального права у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій  на використання цього об’єкта у зазначеній сфері. Видача таких ліцензій дозволяє залучати до використання об’єкта якнайширше коло осіб. Відповідно до ч. 4 ст. 1109 ЦК України вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено договором.

Законодавчий перелік видів ліцензій, що наведений у ст. 1108 ЦК України не є вичерпним. Ліцензіар може видати будь-яку іншу ліцензію, що не суперечить закону. На практиці використовуються повні, перехресні, зворотні,  відкриті ліцензії, субліцензії. Наведені види ліцензій на практиці можуть доповнюватися будь-якими іншими. Сам поділ ліцензій на види є доволі умовним, оскільки сторони вправі погодити будь-які умови використання об’єкта, поєднавши їх в одній ліцензії.

 У спеціальному законодавстві передбачені особливі умови видачі ліцензії на використання об’єкта інтелектуального права. Йдеться про обов’язок власника патенту видати ліцензію.

Випадки видачі примусової ліцензії передбачені і у Законі «Про охорону прав на промислові зразки». У ст. 23 цього Закону зазначено, що власник  патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання  промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. Редакційно норми цього Закону та норми ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є однаковими.

Ліцензіат сплачує за видачу йому примусової ліцензії державне мито.

Аналогічно вирішується питання з видачею ліцензії власнику пізніше виданого патенту на промисловий зразок. Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» власник патенту зобов’язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов’язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Такі підходи у національному законодавстві відповідають нормам міжнародного законодавства, зокрема, ст. 31 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Майнові права на засоби індивідуалізації можуть бути предметом інших договорів, відповідно до їх переліку у ст. 1107 ЦК України. Такі права можуть передаватися у заставу на забезпечення виконання основного зобов’язання у порядку, встановленому Законом України «Про заставу» та з урахуванням спеціального законодавства. Такі права можуть вноситися у статутний капітал юридичних осіб на підставі договору між суб’єктом відповідних прав та зареєстрованою юридичною особою.

Таким чином, ліцензійний договір та ліцензія є поширеними правовими формами розпорядження майновими правами на оборотоздатні засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання, товарів, робіт, послуг. Такі права можуть передаватися на підставі інших договорів як поіменованих, так і непоіменованих у законодавстві.

Використані джерела:

1. Цивільний кодекс України // Електронний ресурс [Режим доступу] : http://zakon5.rada.gov.ua/laws

2. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка: затверджено наказом МОН України 03.08.2001. // Офіційний вісник України. – 2001. –  № 34. – Ст. 1613.

3. Інструкція про порядок подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг: затверджено наказом МОН України 03.08.2001. // Офіційний вісник України. – 2001. –  № 34. – Ст. 1615.

4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993. – Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст.36.

5. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993. – Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст.34.

 

Яворська О. С.,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри

інтелектуальної власності, інформаційного

та корпоративного права Львівського національного університету

імені Івана Франка, експерт Центру дослідження інтелектуального права


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com