Експертиза у справах про захист прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг)

У справах про захист прав на торговельну марку досить часто постає питання про призначення судової експертизи, оскільки суд не наділений спеціальними знаннями у цій галузі. При цьому багато виникає багато процесуальних питань, які слід правильно вирішити для належного проведення такої експертизи.

З огляду на необхідність з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо (зокрема, щодо тотожності зображень та класів продуктів (послуг)), суди для встановлення об’єктивної істини у переважній більшості випадків призначають судову експертизу.

Відтак, актуальним є питання особливостей призначення такої експертизи, формулювання питань, що ставляться на розгляд експертові та надання необхідних матеріалів.

Окремі роз’яснення щодо експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки викладені Вищим Господарським Судом України у Постанові від 23.03.2012 року № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».

Однією із умов охороноздатності торгівельної марки є те, що охорона надається лише тому знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Таким чином, слід з’ясувати які питання слід ставити експерту для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Вважаємо, що на роз'яснення судового експерта (експертів) можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

«Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру»;

«Чи містить позначення або комбінація позначень зображення антирасистського характеру?»;

«Чи містить позначення або комбінація позначень зображення, що закликають до повалення конституційного ладу України?»

«Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські лозунги»;

«Чи містить позначення або комбінація позначень заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України?»;

«Чи містить позначення або комбінація позначень заклики до порушення закону, громадського порядку?»;

«Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вислови»;

«Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми незаконних воєнізованих, збройних формувань, надзвичайних чи військових судів?» тощо.

 

Окрім цього, в контексті з’ясування питання про наявність чи відсутність підстав для надання торговельній марці правової охорони експерту можна ставити питання стосовно того чи торгівельна марка

- є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки (у разі ствердної відповіді експерта торговельна марка суперечитиме вимогам ч.1 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

- мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання;

- складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

- складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

итання, передбачені п.2) – п.7) абзацу вище випливають із тих умов, які ставляться для того, аби торгівельна марка могла отримати правову охорону, передбачених ч.2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

 

У разі, якщо судова справа стосується того, що торгівельна марка за своїм змістом порушує права інших суб’єктів права інтелектуальної власності на вирішення судовому експерту можна поставити такі питання (чи торгова марка):

- є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару;

- є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи;

- відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі;

- відтворює назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

- відтворює прізвище, ім'я, псевдонім та похідні них, портрет чи факсиміле відомої в Україні особи.

 

Як вбачається із вищенаведеного, ці питання також випливають із вимог закону про надання торгівельній марці правової охорони (ч.3,4 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

У справах про визнання торгівельної марки добре відомою в Україні слід враховувати перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою. До кола цих факторів, який не є вичерпним, зокрема, належать:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

 

З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди (місцеві загальні суди) у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

До таких відомостей належать, зокрема, результати соціологічних опитувань, які проводяться Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (з подальшими змінами). Детальніше про окремі аспекти визнання знака добре відомим: Визнання знака (торговельної марки) добре відомим на прикладі справи за позовом Компанії «Тойота Мотор Корпорейшн» http://yurholding.com/news/82-viznannya-znaka-dlya-tovarv-poslugi-torgovelnoyi-marki-dobre-vdomim.html

 

У справах про оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту. У вирішенні спору про правомірність рішення Державної служби інтелектуальної власності України щодо реєстрації торговельної марки можливе також експертне дослідження наявності домінуючого положення в зображенні торговельної марки таких елементів, які становлять склад підстави для відмови у наданні знаку правової охорони.

 


 

Христина Тарасенко,

 

Старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту прав на торговельну марку, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com