Вирішення спорів щодо порушення патентних прав

Актуальність цієї теми статті зумовлена тим, що кількість судових спорів щодо порушення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки неухильно зростає. Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» не врегульовують належним чином відносини, пов’язані з вирішенням спорів на ці об’єкти патентних прав, оскільки вказують лише на перелік можливих патентних спорів. Вказівка на способи захисту міститься у Цивільному кодексі України (ЦК України) та Господарському кодексі України (ГК України). У цивільному судочинстві відсутні роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з питань патентного права. Натомість Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», яка є дуже помічною для судів при розгляді справ цієї категорії, містить тлумачення та аналіз лише кількох аспектів вирішення патентних спорів. Тому і судова практика як в рамках цивільного, так і господарського судочинства щодо захисту прав винахідників (інших суб’єктів патентних прав) не є уніфікованою, судові справи часто направляються касаційною інстанцією на новий розгляд у зв’язку з неналежним з’ясуванням всіх обставин справи та неправильним застосуванням норми матеріального права. Відтак тематика патентних спорів є актуальною для наукового дослідження.

Відносини інтелектуальної власності, пов’язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі, врегульовано як на міжнародному рівні, так і на рівні національного законодавства. Основним міжнародним нормативно-правовим актом є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (з наступними змінами та доповненнями), яка набула чинності для України у 1991 році. Конвенція містить загальні засади охорони прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та інші об’єкти промислової власності. Відповідно до ст. 1 конвенції промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю, але також і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження. При цьому об’єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Норми щодо охорони та захисту патентних прав у законодавстві України потребують вдосконалення. Зокрема, на відміну від Закону України «Про авторське право і суміжні права» (розділ V закону, який визначає види порушень авторського права (суміжних прав), порядок захисту, спеціальні способи захисту прав, способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав), законодавство про винаходи (корисні моделі), промислові зразки містить лише дві спеціальні статті про порушення прав власника патенту та способи захисту прав. Йдеться про ст.ст. 34, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. ст. 26, 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Однак ці норми лише поверхово визначають будь-яке посягання на права власника патенту, що передбачені цими законами, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. До того ж, статті вказаних законів про способи захисту прав за змістом передбачають лише види спорів, які можуть вирішуватися судами. Положень щодо спеціальних способів захисту патентних прав ці норми не містять.

Зокрема, стаття 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (як і ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») хоча і має назву «Способи захисту прав», однак за змістом містить зовсім інші положення. У ч. 1 цих статей йдеться про порядок захисту (судовий або інший передбачений законом). У ч. 2 цих статей зазначено перелік спорів, які суди розв’язують відповідно до їх компетенції, зокрема, це спори про: авторство на винахід (корисну модель), промисловий зразок; встановлення факту використання винаходу (корисної моделі), промисловий зразок; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Вказаний перелік спорів не є вичерпним. Можуть виникати і інші обставини, які зумовлюватимуть необхідність захисту прав патентовласника. Спори щодо захисту прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки вирішуються у позовному провадженні у порядку цивільного або господарського судочинства. В окремому провадженні ці справи розглядатися не можуть, оскільки завжди існує спір про право між позивачем та відповідачем. Навіть у спорі про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) йдеться не про встановлення факту, що має юридичне значення, а про встановлення факту порушення майнових прав патентовласника на винахід (корисну модель), промисловий зразок. Ця обставина входить до предмету доказування позовних вимог власника патенту (іншої особи, якій належать майнові права) у справі про припинення такого незаконного використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка.

Вид судочинства залежить від суб’єктного складу розгляду справи, зокрема, спори між суб’єктами господарювання вирішуються господарським судом.

Перелік судових спорів дає можливість опосередковано зробити висновок про можливі способи захисту патентних прав. Водночас встановлення факту використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка, порушення прав власника патенту, укладання та виконання ліцензійних договорів не є способами захисту прав. Це обставини, які підлягають встановленню під час судового розгляду справи, та є підставою позову.

Отже, вважаємо, що патентне законодавство України (Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки») слід доповнити нормами про види порушень патентних прав, про спеціальні способи захисту прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки. Зокрема, аналіз законодавства і судової практики дозволяє зробити висновок, що до спеціальних способів захисту власника патенту (або іншої особи, якій належать права на винахід, корисну модель, промисловий зразок) належать вимоги про: визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок; зобов’язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України відомості стосовно визнання недійсними відповідного патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням прав патентовласника; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням прав власника патенту та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; заборона відповідачу вчиняти певні дії, пов’язані з використанням винаходу (корисної моделі), промислового зразка; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення; та ін.

Закріплення норм про види порушень прав власника патенту та спеціальні способи захисту у відповідних законах про охорону прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки дасть змогу вдосконалити законодавчі положення щодо здійснення права патентовласника, іншої особи, якій належать права інтелектуальної власності, на захист.

Слід наголосити, що порушенням прав патентовласника визнається будь-яке використання винаходу (корисної моделі), що здійснюється без його дозволу, крім випадків, прямо передбачених законом (йдеться про дії, які не визнаються порушенням прав патентовласника, передбачені ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: право попереднього користувача, використання без комерційної мети, з науковою метою, в порядку експерименту, за надзвичайних обставин тощо). У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» містяться такі ж правові норми щодо дій, які не визнаються порушенням прав власника патенту на промисловий зразок (ст. 22 закону).

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Такі дії вважаються порушенням незалежно від того, чи був цей винахід (корисна модель) свідомо використаний іншою особою або ці об’єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому, як зазначає ВГС України у п. 82, 83-1 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності», будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об’єкти іншими особами є встановленим фактом недоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Факт використання винаходу (корисної моделі) встановлюється шляхом порівняння ознак об’єкта, який впроваджується (виробляється, використовується, реалізується) на практиці, із сукупністю ознак, наведених у формулі винаходу (корисної моделі) патентовласника. У науковій літературі наголошують, що для того, щоб встановити, чи підпадає спірний об’єкт під поняття, зазначене у формулі, необхідно перевірити наявність у ньому сукупності всіх ознак формули, незалежно від того, чи є вони родовими чи індивідуальними [1].

Слід також врахувати позицію Верховного Суду України, який наголошує, що для встановлення того, що продукт виготовлений із застосуванням винаходу, необхідно проводити оцінку формули винаходу та вирішувати питання про використання ознак такої формули у продукті [2].

Цікавою є також позиція, що висловлена у науковій літературі, щодо тлумачення формули винаходу. Зокрема, існує два підходи: «центральний» та «периферійний». При першому підході суд намагається виявити суть винаходу з формули і опису винаходу на основі загальних знань і з урахуванням сучасного рівня техніки. Потім з’ясовують, чи дійсно у випадку, що розглядається, продукція включає елементи, що складають суть винаходу. При другому підході суд намагається визначити, яке рішення описує формула винаходу і чи дійсно рішення, яке є предметом судового спору, відповідає зазначеному в формулі винаходу [3].  

Вважаємо, що при вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), промислові зразки судом лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу, корисної моделі, промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є очевидним для фахівця); відповідність корисної моделі умові патентоздатності «промислова придатність»; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

У процесі вирішення спору між сторонами можуть виникнути розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі). Відповідно до п. 6 Постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» суд залежно від обставин справи повинен запропонувати судовому експерту дослідити такі питання: чи використано у процесі виготовлення продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй; чи є новим продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого процесу (способу).

У спорах про встановлення авторства на винахід (корисну модель), промисловий зразок, ці вимоги можуть поєднуватися з вимогою про визнання патенту недійсним, оскільки видача патенту відбулася з порушенням прав позивача (автора винаходу, корисної моделі). Авторство на винахід засвідчується патентом. Тому, вважаємо, особа, вказана у патенті як автор винаходу, не може звернутися до суду з позовною вимогою про встановлення її авторства.

Так, у судовій справі за позовом особи_1 та особи_2 до Фонду цивільних досліджень «U.S.Civilian Research & Development Foundation», Виконавчого комітету Львівської міської ради позивачі звернулись до суду з позовом, в якому просять стягнути з відповідачів винагороду за створення винаходів, а також просять визнати їх співавторами винаходів. В обґрунтування позову позивачі зазначають, що вони є авторами та співавторами винаходів, захищених патентом СРСР на винахід «Способ хранения сельскохозяйственной продукции», патентом України на винахід «Спосіб збереження сільськогосподарської продукції», деклараційним патентом України на винахід «Спосіб збереження зерна» та патентом України на корисну модель «Сховище для зерна». Відповідачі вчиняють дії, пов’язані з використанням вказаних винаходів (корисних моделей). Суд відмовив в задоволенні позову, оскільки, по-перше, вимоги позивачів про визнання їх співавторами винаходів є безпідставними, оскільки їх авторство на винаходи жодним чином не оспорюється, і вони представили суду патенти, видані на їх імена, по-друге, на момент звернення до суду позивачі не були володільцями жодного з вказаних ними патентів на винахід чи корисну модель (у зв’язку з закінченням строку чинності майнових прав інтелектуальної власності) [4]. Рішення суду є законним та обґрунтованим, оскільки право авторства позивачів на винаходи ні відповідачами, ні іншими особами не оспорювалося. Позивачі були вказані винахідниками у відповідних охоронних документах. Натомість майнові права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель вже не були чинними у зв’язку із спливом строків їх правової охорони.

Інколи виникають спори щодо виплати винагороди авторам винаходів (корисних моделей). Зазвичай в таких справах йдеться про винагороду за використання службових винаходів. Така винагорода присуджується за умови доведення факту її невиплати. Однак якщо роботодавець не сплатив щорічного збору за продовження дії патенту (у відповідності до вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), суди констатують, що дія патенту припинена, і права, які з нього випливають, також припинилися. Відтак відмовляють винахідникам в задоволенні позову про стягнення винагороди з роботодавця. При цьому нерідко не має правового значення факт подальшого використання винаходу (корисної моделі) на виробництві відповідачем (роботодавцем) за патентом, який припинив свою дію. Вважаємо, що у таких випадках відносини сторін щодо виплати винагороди повинні врегульовуватися договором, що укладається між винахідником і роботодавцем. Саме в договорі повинні бути визначені умови та розмір грошової винагороди за створення і використання винаходу (корисної моделі).

Так, у судовій справі за позовом особи_1 і особи_2 до ТзОВ «Науково-біотехнологічний центр «Ензифарм» про визнання права власності на патенти та відшкодування збитків суд встановив наступне. Позивачі зазначають, що приймали участь у дослідній роботі щодо кількох лікарських препаратів, яка передувала отриманню патентів на винаходи, в яких позивачі вказані як винахідники. Водночас позивачі вважають, що мали б бути власниками вказаних патентів та отримувати винагороду внаслідок їх використання. Позивачі стверджують, що з урахуванням того, що протягом тривалого часу патенти використовувалися відповідачем без виплати винагороди позивачам, їм також завдано збитків. Суд встановив, що позивачі були обізнані з тим, що вони зазначені у патенті на винахід як винахідники. Також позивачі були обізнані з тим, що право на отримання патенту за вказаною заявкою вони передали юридичній особі – відповідачу. Зокрема, позивачі як співавтори винаходу підписали договір про переуступку права на патент відповідачу, усвідомлюючи, що передають відповідачу право на отримання патенту на винахід. Проте позивачі не знали, що не набудуть права на вказаний винахід та не стануть власниками патенту. Суд вказав, що незнання вказаними фізичними особами положень чинного законодавства України та неусвідомлення різниці між поняттями «винахідник», «заявник», «власник патенту» на момент виникнення правовідносин щодо патентування винаходу не може слугувати підставою для визнання за позивачами права на патент на вказаний винахід. Суд також вказав, що позивачам ніколи не належали майнові права на вказані ними винаходи, бо власником патентів був відповідач. У зв’язку з вказаним, позивачам було відмовлено в задоволенні позову [5]. При вирішенні позовної вимоги про стягнення винагороди за створення винаходу суд повинен був врахувати умови договору, що був укладений між винахідниками і юридичною особою – відповідачем, якій було переуступлено право на подання заявки на винахід. Враховуючи те, що позивачі і відповідач не перебували у трудових відносинах, саме у цьому договорі сторони повинні були передбачити розмір та порядок виплати винагороди позивачам.  

Попри законодавчу вказівку про можливість стягнення компенсації у спорах про захист прав на винахід (корисну модель), промисловий зразок, порядку та механізму її стягнення законом не передбачено. Відтак такий спосіб захисту як стягнення компенсації у патентних спорах не застосовується. Однак застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання винаходу (корисної моделі) могло би бути  дієвим способом захисту. Цей спосіб захисту передбачений також і п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України для захисту прав щодо всіх об’єктів інтелектуального права. Розмір стягнення повинен визначатися відповідно до спеціального закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. На сьогодні таку компенсацію можна стягнути за порушення авторських або суміжних прав. Відповідно до  ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суд має право постановити рішення про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу. У Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» також є аналогічна норма щодо розміру компенсації (п. г). ч. 1 ст. 55). Для належного захисту прав власника патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок доцільно запозичити такий спосіб захисту з унесенням відповідних змін до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки». Зміни повинні містити умови, порядок стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності, її розмір. Компенсація є штрафною санкцією, яка застосовується незалежно від наявності (обґрунтованості) збитків.

Висновки. 1. Законодавство про винаходи (корисні моделі), промислові зразки містить лише дві спеціальні статті про порушення прав власника патенту та способи захисту прав (ст.ст. 34, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. ст. 26, 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Норми цих законів про способи захисту прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки за змістом передбачають лише види спорів, які можуть вирішуватися судами, а не відповідні способи захисту. Положень щодо спеціальних способів захисту патентних прав ці норми не містять.

2. Спори щодо захисту прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки вирішуються у позовному провадженні у порядку цивільного або господарського судочинства. Вид судочинства залежить від суб’єктного складу розгляду справи, зокрема, спори між суб’єктами господарювання вирішуються господарським судом.

3. Вважаємо, що патентне законодавство України слід доповнити нормами про види порушень патентних прав, про спеціальні способи захисту прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, про які йшлося вище. Закріплення таких норм дасть змогу вдосконалити законодавчі положення щодо здійснення права патентовласника або іншої особи, якій належать права інтелектуальної власності, на захист.

4. Обґрунтовуємо, що відносини щодо виплати винагороди винахіднику роботодавцем (замовником) повинні врегульовуватися договором, що укладається між ними. Саме в такому договорі повинні бути визначені умови та розмір грошової винагороди за створення і використання винаходу (корисної моделі).

5. Для належного захисту прав власника патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок доцільно запозичити з авторського права такий спосіб захисту як компенсація за порушення патентних прав з унесенням відповідних змін до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки». Зміни повинні містити умови, порядок стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності, її розмір.

Посилання:

1. Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.С. Кириченко ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — С.5.

2. Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 25 червня 2008 р. – режим доступу: http://www.scourt.gov.ua

3. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С.378.

4. Рішення Галицького районного суду м.Львова від 27.03.2014. Справа №461/11555/13-ц // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37974336  

5. Рішення Солом’янського районного суду м.Києва від 12.03.2014. Справа №760/3993/13-ц // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37674680

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, щодо захисту авторських прав звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html

 

 

Леонід Тарасенко, адвокат

 

кандидат юридичних наук,

 

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Джерело опублікування: Часопис Київського університету права, 2016 р., № 2, стор. 255 – 259, режим доступу: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS16_2.pdf

 



Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com